專利說明書質量評斷一直是知識產權很困難的議題，隨著法律、審查指南的修改，以及審查員對於這些修改的見解，影響了撰寫說明書的寫法，說明書撰寫質量的好壞存在了許多客觀上的差異。特別是說明書內容是否具備法定可專利授權標的（又稱之為可專利適格性），倘若內容都不適格，根本不用談後續的技術質量。
2020年4月23日，美國專利商標局（USPTO）發布關於法定可授權標的駁回（101法規）的數據統計報告驗證了這一點。報告針對33個受到Alice判決後影響的技術領域（大部分都是軟體和商業方法的領域）進行研究，報告發現，判決後所訂定的審查指南修改，導致在Alice判決後的18月內，於第一次審查意見收到101駁回的機率增加了31％，審查不一致的情況也增加了26％。這些狀況一直持續到2018年Berkheimer備忘錄出來後而有所改變，2019年USPTO就備忘錄進一步修改101審查指南後，於第一次審查意見收到101駁回的機率從35%降至20％以下。
在筆者實際從業的經驗裡發現，2010年到2015年之間，因為每個人的見解、看法與經驗不同，美國軟體專利說明書撰寫上確實充斥了許多不同派別，筆者就有遇過一個INHOUSE人員堅持所有他家的軟體專利的權利要求項都必須在前言加上『computer-implemented』，還有另一個就是所有軟體專利的標的都要改寫成系統System。
先姑且不論對錯好壞，我們從2020公佈的數據報告曲線可以得出一個結論，2019年修改後的可專利授權標的審查指南確實收斂了101駁回的審查差異，因此，了解法規或指南內容以及其修改過程，肯定會幫助提高軟體專利撰寫的質量，降低收到101駁回的機率。
1980年，聯邦最高法院於的Chakrabarty判決建立出太陽底下所有人類所作成之一切事物(include anything under the sun that is made by man)均可作為專利標的之結論。這判決作為美國開創「生命」與「基因」具可專利性的基石，通過專利制度賦予的排他權，刺激了美國生技產業發展，奠定美國生物科技在國際上的地位。相同地，商業方法包含軟體專利，理論上也應該屬於所謂太陽底下所有人類所作成之一切事物。
先來看看法規，現行的專利法於 101 條中則規定可專利的標的為
- 程序 (process)；
- 機器 (machine)；
- 製造物 (manufacture) ；
- 組合物(composition of matter)10；以及
- 上述項目的改良(improvement thereof)。
那麼哪些不屬於可專利授權的標的呢？權衡專利保護範圍考量排他先佔和公益，目前法院認定不可專利的三種分別為：
（1）「自然法則」（laws of nature）；
（2）「自然現象」（natural phenomena）；以及
（3）「抽象概念」（abstract idea）。
自然現象很好理解，簡單來說打雷下雨，或是在大自然中發現的新物種都屬於自然現象，是不能申請專利的。自然法則則是像萬有引力、能量守恆等大自然運作的規則。抽象概念則是涉及人類心智、活動，包括利用數學描述自然法則的公式都是一種「非具體」和「不可見」的抽象概念，簡單來說，再好的經濟學或政治學理論都屬於一種抽象概念，無論對社會多有幫助，都屬於抽象概念。
而軟體，顧名思義就是一個運作於硬體的無形體。如果是結合硬體產生的特殊應用的韌體，很好理解，但純軟體專利，例如：影像處理，文字處理，這些都在電腦上運作的程序或方法到底屬不屬於抽象概念？
1972年Benson判決
這個案子的技術在於將十進位的二位數碼（Binarycoded decimal）轉換成真正二位數碼的步驟。這判決肯定了若專利的標的在於當純軟體是在執行數學演繹的本身，數學演繹本身是一個抽象概念，自然就不屬於可專利授權的標的。
1998年State Street Bank判決
這個案子爭論的是有一個運作於電腦上的軟體，該軟體可以讓基金管理人將多個基金組合成互相有關係的投資組合，以達到降低管理成本。法院認為，透過將數據輸入至該電腦後，電腦裡的軟體可以根據輸入數據產出具體和實用的新數據出來。
這個判決替純軟體專利做出了明確的解釋，此判決最重要的是認定，即使一項發明最終是以數據來表現結果（純軟體），不會影響成為可受專利授權的標的。換言之，當純軟體在數學演繹的本身，數學演繹本身是一個抽象概念，但最終結果是新的且具有實用性，仍應該屬於可專利授權的標的。
法院在判斷這個案子是否具有可專利授權性，利用就是大名鼎鼎的M-O-T測試法，全名叫「Machine-or-Transformation」。對於一個方法權利要求項M-o-T測試重點就是兩個步驟的判定：
(1) 是否有與機器或裝置連結；或是
(2) 是否有將一個東西特殊地轉換到另一個狀態或成為另一個東西。 最重要的是，轉換的可專利技術手段是否是一個有意義的限制特徵（meaningful limitation）。
2008年BILSKI判決
BILSKI判決產生了兩個決定和兩個影響，法院認為：
- M-O-T測試法是判斷的好方法，但不是唯一有效判斷可專利授權與否的方法；
- 可專利的軟體申請案並不是判斷軟體要運作在電腦上才是聯繫在特定機器或是裝置（tied to a particular machine or apparatus）。
因為BILSKI的判決，USPTO之後對於做成101駁回有利於我們申請人的答辯，2010年07月27日公布的Interim Bilski Guidance審查指南便明確要求審查員為加速審查流程，申請案即使有部分申請專利範圍不符合35 USC 101，審委仍需全盤考慮該申請案列出所有可能的核駁理由（例如102、103或112）。
此外，BILSKI又說軟體專利不一定要運作在電腦上，這也表示部分未運作在電腦上的商業方法可望取得專利。
2012年 Mayo判決
這案子是屬於生醫領域的案子，雖然與軟體沒有太大的關係，但卻是對USPTO於可專利授權標的101審查有很大的影響，法院提出一個重要對於可授權專利標的的觀點：「當要轉換不可專利（自然法則、自然現象或是抽象概念）為可專利授權的標的時，應該要提出更多技術手段的特徵，而非只是加一句『利用』」。
這觀點建立了所謂「Mayo Framework」兩步驟判斷：
步驟1：需先決定權利要求項的內容是否會「指向」（directed to）上述三種不可專利的標的；
步驟2：若是的話，則要判斷權利要求項內容是否擁有足以使該發明可「遠遠地超過」（significantly more）不具可專利標的的概念。
2014 年 Alice 判決
剛剛說了，在Mayo判決中建立了兩步驟測試方法來判斷專利申請案是否符合法定可專利授權標的，但由於Mayo非屬電腦軟體的技術領域，Alice案則屬於商業方法的軟體專利，法院在審理Alice的案子中利用了Mayo所建立的Framework來檢驗電腦軟體是否符合法定可專利授權標的。
Alice判決出爐，USPTO據此修正判斷軟體專利/商業方法對於法定可專利授權標的的審查指南，明確地要求審查員依照「Alice/Mayo兩步測試法」流程來進行判斷運作於電腦的發明。更明確的說，USPTO在Alice判決後，大幅度的增加許多正面與反面的實例作為審查指南。也就是說，Alice判決後，Alice/Mayo兩步測試法原本只有法院用來判斷發明是否符合可專利授權標的，審查員也將會採用，影響範圍擴大至審查中的專利申請案。
看到現在，我們發現商業方法或是純軟體專利在判斷符合法定可專利授權標的，最多爭議有兩點：
- 我的發明屬於抽象概念嗎？（Alice/Mayo的2A步驟）
- 怎樣的技術貢獻才足夠將法定例外的抽象概念轉換成符合法定可專利授權標的，才不算是公知、常規和習知的呢？（Alice/Mayo的2B步驟）
2018年 Berkheimer 案
這個案子的被告在聯邦巡迴法院提出聯席法官重審請願（petition for rehearing en banc）時被拒絕審理，拒絕理由我們不詳談，法官對這案子言論卻產生了重要的影響，法院明確要求審查員在判斷案件是否符合法定可專利授權標的，必須給予完整且公平的理由。
USPTO之後就此案提出了審查備忘錄，並且在2019年1月修正了101中Alice/Mayo兩步測試法的審查指南（又稱之為2019 PEG，同年10月又修正了一次），將步驟2A又新增兩個檢驗步驟：
- 發明的抽象概念是否屬於(a)數學公式、(b)人類組織活動或是(c)心智程序；
- 此發明額外的元件是否可以整合至實際的應用。
只要發明不屬於(a)數學公式、(b)人類組織活動或是(c)心智程序，便可以直接被認定屬於法定可專利授權標的；若是，只要此發明的額外元件可以進一步整合至實際應用，也可以被認定屬於法定可專利授權標的。
在這邊先說明一下，檢測2和步驟2B都有提到額外元件，基本上兩者是指同一個東西，但是看的角度不同，檢測2主要是看元件是否可以整合至實際的應用，倘若沒有，審查員則必須要再看那個元件是否有具有技術上的貢獻。
2019年PEG雖然沒對步驟2B做修正，但明確要求審查員要「基於事實」才能認定元件或其組合為公知、常規和習知（沒有技術貢獻），並且告訴審查員不可以僅憑著專利說明書中缺乏相關說明就作出論斷。
這代表啥意思？表示USPTO給審查員在步驟2B給了一個門檻，說明書有寫的額外元件若被認定為公知、常規和習知的元件，審查員必須給一個具體的理由，若說明書沒寫，審查員必須經過類似專利法112條的分析來判斷，若判斷結果確認不需要寫入說明書，那就自然是公知的。光這段話，就知道Berkheimer案影響有多巨大。
再加上2020年4月23日發布的統計數據，無疑對我們從業人員是一個好消息，數據告訴我們審查員在審查101時的差異已收斂，使得我們在撰寫軟體專利說明書時，會不會收到101駁回不再是一個「運氣」的問題。
雖然筆者只挑出幾個其認為重要的判決，中間其實還有很多判決和備忘錄沒有收錄在其中，比如說Exergen或Two-Way案，但相信已有足夠信息讓讀者清楚了解到抽象概念在美國專利審查實務中，如何變得更明確。
下一篇，我們將分享哪些是屬於法定（法院認證）公知、常規與習知，而且是「無足輕重的額外解決方案（”insignificant extra-solution activity”）」的電腦功能，撰寫時避開這些是最基本的軟體專利說明書的要求。
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